來源：IPRdaily
投稿原標(biāo)題：從“IPHONE 商標(biāo)歸中國公司”談起
聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的美國蘋果公司在經(jīng)歷業(yè)界聞名案例――與深圳唯冠之“ IPAD 商標(biāo)之爭”后再次被推上風(fēng)口浪尖。
案件回顧：
5月3日， 北京市高級(jí)人民法院近日終審認(rèn)定美國蘋果公司在“IPHONE”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛一案中敗訴，一家中國公司新通天地科技有限公司獲得“IPHONE”第18類商標(biāo)權(quán)歸屬，這也意味著“IPHONE”商標(biāo)可以被用在錢包、小皮夾等商品上。
據(jù)了解，新通天地公司是在2007年9月29日向商標(biāo)局提出注冊(cè)“IPHONE”商標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)?jiān)趪H分類第18類仿皮、牛皮、錢包、小皮夾、皮制繩索等商品上使用。商標(biāo)局發(fā)布初審公告后，蘋果公司提出了異議，認(rèn)為其“IPHONE”商標(biāo)在第9類移動(dòng)電話機(jī)商品上已經(jīng)取得極高的知名度和顯著性，理應(yīng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。在此之前的2002年10月18日，蘋果公司已經(jīng)向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“IPHONE”商標(biāo)，核定使用在國際分類第9類計(jì)算機(jī)硬件、計(jì)算機(jī)軟件等商品上。
蘋果公司提出異議后，商標(biāo)局經(jīng)審理后作出《“IPHONE”商標(biāo)異議裁定書》，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。因不服該裁定，蘋果公司隨后向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出異議復(fù)審申請(qǐng)。2013年12月16日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出《關(guān)于第6304198號(hào)“IPHONE”商標(biāo)復(fù)議復(fù)審裁定書》，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。該裁定書指出：蘋果公司用已證明其商標(biāo)知名度的證據(jù)顯示的商標(biāo)使用時(shí)間幾乎都在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日期之后，不能證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，蘋果公司的商標(biāo)已為公眾熟知，成為馳名商標(biāo)。
之后，蘋果公司不服“被訴裁定”，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，請(qǐng)求判決商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出復(fù)審裁定。北京一中院經(jīng)審理認(rèn)為，被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)未違反2001年商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，故駁回蘋果公司的訴訟請(qǐng)求。蘋果公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。此次，北京高院作出的終審判決認(rèn)為，維持原判。
對(duì)于此案， 筆者認(rèn)為，此案的關(guān)鍵在于確認(rèn)以下重要節(jié)點(diǎn)：
1．“IPHONE ” 商標(biāo)在第9類商品的使用情況是否已達(dá)到中國對(duì)于馳名商標(biāo)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，并取得官方批準(zhǔn)和確認(rèn)？
2． 蘋果公司提供之證據(jù)材料是否能證明被異議商標(biāo)申請(qǐng)日期前，IPHONE商標(biāo)在相關(guān)領(lǐng)域已達(dá)到馳名？
3．在此案中所涉及的第9類及第18類商品信息范圍比對(duì)情況。
4． 跨類保護(hù)之必要條件
對(duì)于第一點(diǎn)， “IPHONE ” 商標(biāo)在第9類商品的使用情況是否達(dá)到馳名商標(biāo)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)？要從馳名商標(biāo)認(rèn)定的條件及保護(hù)規(guī)定來判斷。 就其定義來講， 馳名商標(biāo)是指在特定區(qū)域內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉，并享有較高聲譽(yù)的商標(biāo)。 根據(jù)我國《商標(biāo)法》第14條的規(guī)定，認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)同時(shí)考慮下列因素： （1）相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度；（2）該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間；（3）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍；（4）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；（5）該商標(biāo)馳名的其他因素。
現(xiàn)在我國馳名商標(biāo)實(shí)行“事后認(rèn)定，被動(dòng)保護(hù)”制度，認(rèn)定機(jī)構(gòu)是商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)和人民法院。 按照《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，只有在商標(biāo)注冊(cè)、商標(biāo)評(píng)審、商標(biāo)使用過程中發(fā)生爭議時(shí)，馳名商標(biāo)所有人可以申請(qǐng)馳名商標(biāo)認(rèn)定機(jī)關(guān)認(rèn)定其商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)。主要通過以下四種途徑：
1．在商標(biāo)異議程序中一并向商標(biāo)局申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)。當(dāng)事人認(rèn)為他人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)屬于對(duì)其馳名商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，并且該注冊(cè)申請(qǐng)已經(jīng)商標(biāo)局初步審定并公告。對(duì)此，當(dāng)事人可以向商標(biāo)局提出異議，并提交證明其商標(biāo)馳名的有關(guān)證據(jù)材料。由商標(biāo)局對(duì)其商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。
2．在商標(biāo)爭議程序中一并向國家工商行政管理局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)。當(dāng)事人認(rèn)為他人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)屬于對(duì)其馳名商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，并且該商標(biāo)已獲準(zhǔn)注冊(cè)。對(duì)此，當(dāng)事人可依法向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求撤銷該注冊(cè)商標(biāo)，當(dāng)事人并應(yīng)提交其商標(biāo)馳名的有關(guān)證據(jù)材料。由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)其商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。
3．在商標(biāo)侵權(quán)行政處理過程中，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)。當(dāng)事人認(rèn)為他人使用商標(biāo)的行為屬于擅自使用其馳名商標(biāo)的行為，可以向案發(fā)地的市（地、州）以上工商行政管理部門提出禁止使用該馳名商標(biāo)的書面申請(qǐng)，并提交其商標(biāo)馳名的有關(guān)證據(jù)材料，經(jīng)省（自治區(qū)、直轄市）工商行政管理部門轉(zhuǎn)送商標(biāo)局。由商標(biāo)局對(duì)該商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。
4．在商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟程序中，申請(qǐng)人民法院依法認(rèn)定馳名商標(biāo)。人民法院在審理商標(biāo)糾紛案件中，根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求和案件的具體情況，可以對(duì)涉及的商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。
此案中， 蘋果公司申請(qǐng)注冊(cè)的“IPHONE ”第9類商標(biāo)在此之前并沒有被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的記錄及備案，且提供之證明其商標(biāo)知名度證據(jù)顯示的商標(biāo)使用時(shí)間幾乎都在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日期之后，不能證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，蘋果公司的商標(biāo)已為公眾熟知，具備成為馳名商標(biāo)的條件，因此并不能享有馳名商標(biāo)之待遇。
另外， 對(duì)于蘋果公司是否能證明被異議商標(biāo)申請(qǐng)日期前，IPHONE商標(biāo)已達(dá)到馳名？正如我國《商標(biāo)法》第14條的規(guī)定，認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)同時(shí)考慮下列因素（1）相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度；（2）該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間；（3）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍；（4）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；（5）該商標(biāo)馳名的其他因素。 以上是法律的相關(guān)規(guī)定， 在此筆者需要提醒的是， 鑒于商標(biāo)的地域性原則， 以上證據(jù)的提供須基于中國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生并獲取的，這樣的證明力才最高。 其他國家及區(qū)域發(fā)生的證據(jù)材料只可作為參考。
（1）相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度
關(guān)于“相關(guān)公眾”的范圍，根據(jù)我國《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第2條第2款的規(guī)定，“相關(guān)公眾”包括與使用商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者，生產(chǎn)前述商品后者提供服務(wù)的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關(guān)人員等。 所謂的“知曉程度”，是指相關(guān)公眾對(duì)該馳名商標(biāo)的了解或者認(rèn)識(shí)程度。
（2）該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間
商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間是認(rèn)定馳名商標(biāo)時(shí)需要考慮的另一個(gè)重要因素。商標(biāo)持續(xù)使用的程度和地域范圍，是判斷該商標(biāo)是否為相關(guān)公眾所熟知的另一依據(jù)。市場競爭日益激烈，新產(chǎn)品新品牌層出不窮，一個(gè)商品或一項(xiàng)服務(wù)只有長時(shí)間的不斷出現(xiàn)在消費(fèi)者的視野，持續(xù)加強(qiáng)與消費(fèi)者的聯(lián)系及互動(dòng)，才能與其建立較為牢固的連接，最終獲取消費(fèi)者的信任及依賴。 商標(biāo)也只有使用在商業(yè)運(yùn)營中才能體現(xiàn)其價(jià)值，使其無形財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化為物質(zhì)財(cái)富。所以，認(rèn)定馳名商標(biāo)時(shí)，一定要考察該商標(biāo)在特定地域持續(xù)使用的時(shí)間。
（3）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍
商標(biāo)宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍，也從另一方面決定該商標(biāo)在相關(guān)公眾中的知名度。這里的“持續(xù)時(shí)間”是指每一次宣傳工作的起始到終止的時(shí)間段；“宣傳工作的程度“是指宣傳的質(zhì)量，包括采用何種工具進(jìn)行的宣傳以及宣傳的方式是否新穎等問題；“宣傳的地理范圍”是指宣傳的范圍有多廣，強(qiáng)調(diào)的是宣傳工作的空間范圍。隨著市場競爭的日趨激烈，生產(chǎn)者和經(jīng)營者越來越重視對(duì)其經(jīng)營的產(chǎn)品和和提供的服務(wù)的宣傳，通過電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等各種媒體的宣傳，提高了產(chǎn)品、服務(wù)以及所使用商標(biāo)在公眾中的知名度。因此，通過考察一個(gè)商標(biāo)任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍，就可以比較明確地得知該商標(biāo)在一定區(qū)域內(nèi)公眾的知曉程度。
（4）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄
這里強(qiáng)調(diào)的是該商標(biāo)是否曾受到過馳名商標(biāo)的特殊法律保護(hù)。受到過馳名商標(biāo)特殊保護(hù)的記錄可以作為認(rèn)定馳名商標(biāo)的參考因素。如該商標(biāo)曾經(jīng)在其他民事糾紛案件中被人民法院認(rèn)定為馳名商標(biāo)；或該商標(biāo)曾經(jīng)作為馳名商標(biāo)在國外被保護(hù)過。該商標(biāo)的所有人可以向認(rèn)定機(jī)關(guān)提供該商標(biāo)曾作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的有關(guān)證據(jù)材料。
（5）該商標(biāo)馳名的其他因素
這是一彈性條款的規(guī)定。其他因素主要包括：使用該商標(biāo)的商品在國內(nèi)外的銷售情況（銷售量、銷售地區(qū)）；該商標(biāo)在國內(nèi)外的注冊(cè)或者使用的情況。等等。
其次， 對(duì)于此案例中出現(xiàn)的第9類及第18類商品信息申請(qǐng)記錄情況，大家可以清晰地看到， 蘋果公司申請(qǐng)注冊(cè)的第9類“IPHONE ” 商標(biāo)，核定使用在計(jì)算機(jī)硬件，計(jì)算機(jī)軟件等產(chǎn)品上。而被異議方在第18類申請(qǐng)的“IPHONE”商標(biāo)主要集中在仿皮、牛皮、皮制帶子等商品。 此兩類商品無論在功能、用途、生產(chǎn)工藝和銷售渠道等方面均存在明顯差異，因此推定到相關(guān)消費(fèi)者不會(huì)被誤導(dǎo)，被異議方在第18類申請(qǐng)的“IPHONE”商標(biāo)也就不存在對(duì)蘋果公司的第9類“IPHONE ” 商標(biāo)構(gòu)成損害后果。
再有， 此案也明顯涉及到跨類保護(hù)的問題， 而跨類保護(hù)從屬于馳名商標(biāo)項(xiàng)下的特殊保護(hù)類型。
跨類保護(hù)的特征，就是對(duì)在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)享有絕對(duì)的專用權(quán)，不限于同類商品或者服務(wù)，禁止任何人在任何商品或服務(wù)上注冊(cè)和使用。跨類專用權(quán)的行使須符合四個(gè)條件：（1）該商標(biāo)為馳名商標(biāo)；（2）該馳名商標(biāo)已在我國注冊(cè)（或者已被認(rèn)定為境外的馳名商標(biāo)）；（3）該馳名商標(biāo)專用權(quán)范圍適用于各類商品或服務(wù)；（4）他人使用該馳名商標(biāo)會(huì)誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)所有人的利益可能受到損害。可以看出，對(duì)注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍比相對(duì)保護(hù)范圍寬，其專用權(quán)具有絕對(duì)效力。
根據(jù)《商標(biāo)法》第52條的規(guī)定：“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”的行為，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠禮道歉等民事責(zé)任。
進(jìn)入九十年代以來，關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定（世界貿(mào)易組織的前身）多邊貿(mào)易談判制訂的《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（簡稱TRIPS）中對(duì)馳名商標(biāo)給予了更大范圍的保護(hù)。目前，該協(xié)定已經(jīng)成為世界貿(mào)易組織的最重要法律文件之一。該協(xié)議第十六條第三項(xiàng)規(guī)定：“使用商標(biāo)于與其所注冊(cè)之商品或服務(wù)不類似之商品或服務(wù)上，而會(huì)引起該等商品或服務(wù)與該注冊(cè)商標(biāo)所有人間之聯(lián)想，且該注冊(cè)商標(biāo)所有人之利益可因該使用而受到損害，準(zhǔn)用巴黎公約第六條對(duì)一之規(guī)定。”這條規(guī)定彌補(bǔ)了巴黎公約的不足，使對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)及于不類似的商品或服務(wù)上。
另新商標(biāo)法第十三條規(guī)定：“就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。”
從以上相關(guān)法律規(guī)定可以看到， 跨類保護(hù)的先決條件是該商標(biāo)已經(jīng)被證明是馳名商標(biāo)， 還有更重要的一點(diǎn)是他人使用該馳名商標(biāo)會(huì)誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害。 這些要點(diǎn)決定了是否能夠判斷進(jìn)行跨類保護(hù)。
因此對(duì)于企業(yè)來說， 要想全方位的保護(hù)自己的品牌。 無外乎兩個(gè)途徑： 第一， 申請(qǐng)全類保護(hù)，也就是把品牌在商品服務(wù)分類表上的45個(gè)類別都申請(qǐng)注冊(cè)， 一勞永逸； 第二， 搜集資料，進(jìn)行馳名商標(biāo)的申請(qǐng)及認(rèn)定， 以便取得跨類保護(hù)的特權(quán)。
以上兩點(diǎn)都涉及企業(yè)到商標(biāo)管理及保護(hù)戰(zhàn)略。 當(dāng)今知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)企業(yè)的重要性越來越明晰， 很多企業(yè)也設(shè)立了自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門，或者委托代理公司，律所進(jìn)行管理或咨詢。試想此案中的蘋果公司如在申請(qǐng)第9類商標(biāo)時(shí)，也同時(shí)在第18類及其他重要類別申請(qǐng)的話，那就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不需要那么多的周折，更不需要花費(fèi)那么多的時(shí)間，精力和成本了。 預(yù)防遠(yuǎn)遠(yuǎn)比臨時(shí)應(yīng)對(duì)高明。 在法律事務(wù)上，尤其如此。
另就筆者多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 商標(biāo)的顯著性的強(qiáng)弱也在爭議案件中占據(jù)了相當(dāng)重要的地位。此案中，“IPHONE ”商標(biāo)為簡單的英文字母商標(biāo)，沒有其他任何的顯著設(shè)計(jì)構(gòu)圖，該商標(biāo)之所以為人知曉，完全是基于蘋果公司的行業(yè)聲譽(yù)，超前的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，及技術(shù)性能優(yōu)勢。 但就如同普通人一樣，如果能擁有一個(gè)有特色，個(gè)性的姓名，是否更容易讓他人記憶深刻呢？近期的“FACEBOOK” 案例也進(jìn)一步說明了此觀點(diǎn)。 FACEBOOK 剛在中國贏得一起商標(biāo)搶注案， 北京高院裁定中山一家飲料廠不應(yīng)該在2014年注冊(cè)“face book ”商標(biāo)。 該公司生產(chǎn)土豆片和罐頭蔬菜等食品。 在不提及此案的一些證據(jù)材料的情況下， 筆者認(rèn)為“face book” 這一英文商標(biāo)本身就很具顯著性， 雖然face 及 book 在英文中是普通的英文單詞，但組合在一起構(gòu)成也屬罕見。根據(jù)行業(yè)術(shù)語，也可被稱為臆造詞。 其顯著性毋庸置疑。
綜上所述， 商標(biāo)及品牌是企業(yè)的重要資產(chǎn)， 惟有長遠(yuǎn)規(guī)劃，進(jìn)行戰(zhàn)略部署，不忽視或輕視每個(gè)步驟環(huán)節(jié), 才能在激烈的商業(yè)競爭中立于不敗之地。
