新聞背景：日前，北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司（下稱銀寶通公司）以上海肯德基有限公司（下稱上海肯德基）使用“微信支付”涉嫌構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為由，向法院提起訴訟，要求其停止侵權(quán)行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬元。
目前，微信支付已經(jīng)成為主要的支付工具之一，上述案件的裁判結(jié)果有可能會(huì)對(duì)支付行業(yè)產(chǎn)生重要影響。本文結(jié)合該案，對(duì)商標(biāo)侵權(quán)訴訟中商標(biāo)性使用、非商標(biāo)性使用的判斷、主張商標(biāo)不侵權(quán)的抗辯理由等商標(biāo)侵權(quán)訴訟中的焦點(diǎn)問題進(jìn)行了探討。
近年來，知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟呈日益增長趨勢(shì)，其已成為市場競爭的重要手段之一，其中，商標(biāo)侵權(quán)訴訟更是屢見不鮮。在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，是否構(gòu)成商標(biāo)性使用、是否存在混淆可能性是判斷構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的重要考量因素，非商標(biāo)性使用是主張不侵權(quán)的主要抗辯理由之一。
商標(biāo)性使用的判斷
使用是商標(biāo)的靈魂，只有經(jīng)過使用，商標(biāo)的功能和價(jià)值才會(huì)得以體現(xiàn)。使用對(duì)于商標(biāo)權(quán)的形成、保護(hù)范圍的確定及商標(biāo)功能的發(fā)揮都具有重要作用。
“商標(biāo)性使用”也被稱為“商標(biāo)法意義上的使用”，實(shí)踐中對(duì)于 “商標(biāo)性使用”的內(nèi)涵和外延一直存有爭議。筆者認(rèn)為，所謂“商標(biāo)性使用”是指將商業(yè)標(biāo)識(shí)用于商業(yè)活動(dòng)中，并且該標(biāo)識(shí)對(duì)相關(guān)公眾而言，能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用。構(gòu)成“商標(biāo)性使用”應(yīng)滿足3個(gè)要件：一是客觀上必須使用于商業(yè)活動(dòng)中；二是主觀上使用的目的是為了識(shí)別商品或服務(wù)的來源；三是通過使用能夠?qū)嶋H產(chǎn)生使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來源的效果。上述3個(gè)要件缺一不可，否則將很難認(rèn)定行為人對(duì)商業(yè)標(biāo)識(shí)的使用屬于“商標(biāo)性使用”。
司法實(shí)踐中，對(duì)商標(biāo)使用行為進(jìn)行界定是法院必須考量的重要因素。在“卡斯特”商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，最高人民法院認(rèn)為，報(bào)關(guān)、報(bào)檢材料“交易文書”上使用包含“卡斯特”字樣的被控標(biāo)識(shí)構(gòu)成“商標(biāo)法意義上的使用”。在杭州秒影訴北京小桔科技“滴滴”商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)為判斷使用商標(biāo)的商品或服務(wù)類別應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)，不能以主觀標(biāo)準(zhǔn)即商標(biāo)使用者的主觀意圖進(jìn)行判斷。
由此可見，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，“商標(biāo)性使用”是判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的重要考量因素之一，由此，與之對(duì)應(yīng)的“非商標(biāo)性使用”概念應(yīng)運(yùn)而生，并成為商標(biāo)不侵權(quán)抗辯的重要理由之一。
非商標(biāo)性使用的界定
“非商標(biāo)性使用”也可稱為“非商標(biāo)法意義上的使用”。對(duì)于什么是“非商標(biāo)性使用”，商標(biāo)法及其他法律法規(guī)沒有明確規(guī)定。
司法實(shí)踐中，“非商標(biāo)性使用”有很多代表性案例。在“PRETUL”商標(biāo)侵權(quán)案中，最高人民法院認(rèn)為亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來源的功能，故其行為不能被認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用行為。
筆者認(rèn)為，最高人民法院上述關(guān)于“非商標(biāo)性使用”的觀點(diǎn)具有普遍適用的指導(dǎo)意義，在商標(biāo)侵權(quán)案件中，“商標(biāo)性使用”“商標(biāo)相同或近似”“商品相同或類似”“混淆可能性”4個(gè)要件是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。其中，需首要考慮的是“商標(biāo)性使用”要件，脫離該要件的認(rèn)定去談其他3個(gè)要件都不具有實(shí)際意義。
因此，筆者認(rèn)為，在“微信支付”商標(biāo)侵權(quán)案中，上海肯德基可以強(qiáng)調(diào)“非商標(biāo)性使用”“正當(dāng)使用”抗辯理由。
首先，微信支付是集成在微信客戶端的支付功能，用戶可以通過手機(jī)快速完成支付，其已成為主要支付工具之一。
其次，上海肯德基提供的是餐飲服務(wù)，而不是金融服務(wù)，其使用“微信支付”的行為并不能起到識(shí)別商品或服務(wù)來源的作用。在這一使用行為過程中，“微信支付”雖用于商業(yè)活動(dòng)中，但其與現(xiàn)金支付、支付寶支付一樣，僅是一種支付工具，相關(guān)公眾并不能通過使用“微信支付”來識(shí)別出商品或服務(wù)的來源，“微信支付”在商業(yè)交易中并不具備商標(biāo)應(yīng)有的、識(shí)別來源的功能。同樣，消費(fèi)者也將“微信支付”視為一種支付工具，并不會(huì)將其作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別。
混淆可能性的衡量
“混淆”是商標(biāo)法中的重要概念，讓商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)專用權(quán)范圍有著清晰的邊界，保護(hù)消費(fèi)者不受混淆是商標(biāo)法的法理基礎(chǔ)之一。在商標(biāo)侵權(quán)案件中，“混淆可能性”是判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的重要因素之一。
在喜盈門公司訴百威英博公司商標(biāo)侵權(quán)案中，最高人民法院認(rèn)為，使用回收容器的行為未合理避讓他人的商標(biāo)權(quán)或其他合法權(quán)利，并足以導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。在山東齊魯眾合與齊魯證券南京太平南路證券營業(yè)部商標(biāo)侵權(quán)案中，最高人民法院認(rèn)為，判斷是否存在造成公眾混淆、誤認(rèn)的可能性時(shí)，必須要考慮涉案注冊(cè)商標(biāo)的顯著性，特別是其知名度。
因此，在本案中，筆者認(rèn)為，上海肯德基可向法院主張其使用行為不存在“混淆可能性”，從而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
首先，上海肯德基提供的服務(wù)是餐飲服務(wù)，其商標(biāo)是“KFC肯德基”相關(guān)商標(biāo)，是消費(fèi)者識(shí)別其商品和服務(wù)來源的依據(jù)。而銀寶通公司提供的是金融服務(wù)，其商標(biāo)核準(zhǔn)的服務(wù)項(xiàng)目亦與金融相關(guān)，兩家公司提供的不是相同類似服務(wù)。
其次，上海肯德基并不是將“微信支付”作為商標(biāo)使用，“微信支付”收款行為只是餐飲服務(wù)中一個(gè)環(huán)節(jié)，不能等同于上海肯德基提供了金融服務(wù)。
再次，上海肯德基使用“微信支付”的行為不存在混淆、誤認(rèn)的可能性。微信支付作為一種支付工具，在市場上已經(jīng)形成了穩(wěn)定的社會(huì)秩序，足以同銀寶通公司的“微信”商標(biāo)區(qū)分開來，二者不存在混淆的可能性。
訴訟中止的要件
在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，何種情形下應(yīng)當(dāng)實(shí)行訴訟中止，我國現(xiàn)行法律并無明確規(guī)定，司法實(shí)踐中各地法院做法也各有不同。
在本案中，銀寶通公司的“微信”商標(biāo)經(jīng)“撤三”程序于2016年7月29日被國家工商行政管理總局商標(biāo)局裁定予以撤銷，2016年8月17日，該商標(biāo)進(jìn)入撤銷注冊(cè)商標(biāo)復(fù)審程序，目前該商標(biāo)仍處于撤銷注冊(cè)商標(biāo)復(fù)審待審中。
目前，我國法院實(shí)行立案登記制，商標(biāo)侵權(quán)案件在立案時(shí)，法院一般只讓原告提供商標(biāo)注冊(cè)證等權(quán)屬文件，并不會(huì)針對(duì)商標(biāo)的具體狀態(tài)做深入調(diào)查。在本案中，在法院立案受理日之前，銀寶通公司的商標(biāo)已被裁定撤銷，其據(jù)以起訴的權(quán)利基礎(chǔ)已經(jīng)不穩(wěn)定。因此，法院審理該案時(shí)會(huì)對(duì)其權(quán)利基礎(chǔ)的有效性做全面審查。
在銀寶通公司訴蘇果超市使用“微信支付”侵犯“微信”商標(biāo)專用權(quán)一案中，法院經(jīng)審理后認(rèn)為，涉案商標(biāo)已被撤銷，涉案商標(biāo)注冊(cè)人雖然在規(guī)定期限內(nèi)向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，該撤銷決定尚未最終生效，但該撤銷決定足以導(dǎo)致銀寶通公司的權(quán)利基礎(chǔ)不穩(wěn)定，銀寶通公司應(yīng)待權(quán)利穩(wěn)定后，再行訴訟維權(quán)。因此，筆者認(rèn)為，上海肯德基可向法院申請(qǐng)?jiān)V訟中止來應(yīng)對(duì)此次商標(biāo)侵權(quán)訴訟。
