當(dāng)我們閱讀一份專利申請(qǐng)文件時(shí)，首先看到的是“原始申請(qǐng)文件明確記載的信息”，但專利法第三十三條的適用不能僅僅局限于該明確記載的文字信息，而是要立足于專利法第三十三條的立法本意，客觀地去確定“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”究竟有多大。

除了文字明確記載的信息外，“記載的范圍”還包括本領(lǐng)域技術(shù)人員可以“直接地、毫無疑義地”確定的內(nèi)容。“毫無疑義地”是指本領(lǐng)域技術(shù)人員基于“直接地”判斷步驟確定的技術(shù)信息，應(yīng)當(dāng)是準(zhǔn)確的且唯一的，而不允許是模糊不清、模棱兩可的信息。修改不能超出原始申請(qǐng)文件記載的范圍，是“先申請(qǐng)?jiān)瓌t”的要求，即申請(qǐng)日確定之后，就不再允許申請(qǐng)人將申請(qǐng)日之后的成果補(bǔ)充到申請(qǐng)中。

在實(shí)際的專利代理工作中，對(duì)于沒有明確記載在原始申請(qǐng)文件中，但是根據(jù)說明書中全文引用的文件可以唯一地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容，則應(yīng)當(dāng)屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)信息。

在最近的一件案件代理過程中，筆者所在團(tuán)隊(duì)成功地通過上述說理，幫助申請(qǐng)人把沒有明確記載在說明書中，但是能夠“直接地、毫無疑義地確定”的信息，增加到權(quán)利要求書中。

在發(fā)明專利CN 103764633B的OA答復(fù)過程中，申請(qǐng)人在修改權(quán)利要求書時(shí)，增加了兩條新權(quán)利要求，這兩條權(quán)利要求中分別包括技術(shù)特征“ivacaftor”（依伐卡托，藥品名稱）和“lumacaftor”（魯馬卡托，藥品名稱），請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是：一種藥物組合物，其包含藥學(xué)上有效量的根據(jù)權(quán)利要求1所述的化合物，或其藥學(xué)上可接受的鹽及藥學(xué)上可接受的載體或賦形劑，其進(jìn)一步包含“ivacaftor”或“lumacaftor”。

修改文件提交之后，審查員在下一次審查意見通知書中指出，增加“ivacaftor”和“lumacaftor”的修改超出原申請(qǐng)記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。經(jīng)過核實(shí)，我們確認(rèn)，這兩個(gè)化合物確實(shí)沒有在原始說明書中記載。然而，經(jīng)過和客戶的溝通，客戶表示，希望在權(quán)利要求中保留這兩個(gè)化合物，請(qǐng)我們提出爭(zhēng)辯的建議。

面對(duì)這樣一個(gè)難題，我們的代理人對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了充分的研究。代理人發(fā)現(xiàn)，在申請(qǐng)文件說明書的具體實(shí)施方式部分有這樣一段記載：“能夠與本發(fā)明聯(lián)合施用的CFTR活性調(diào)節(jié)化合物包括，但不限于在US 2009/0246137 A1、US 2009/0253736 A1、US 2010/0227888 A1、專利號(hào)7,645,789、US 2009/0246820 A1、US 2009/0221597 A1、US 2010/0184739 A1、US 2010/0130547 A1、US 2010/0168094 A1 和已公告的專利 US7,553,855；US 7,772,259 B2、US 7,405,233 B2、US 2009/0203752、US 7,499,570中所描述的化合物。”

代理人把所有引用的文獻(xiàn)都逐一找到，認(rèn)真閱讀，終于發(fā)現(xiàn)了解決的思路。在這些文獻(xiàn)中，專利申請(qǐng)US 7,553,855中唯一且具體地公開了包含N-[2,4-二(1,1-二甲基乙基)-5-羥苯基]-1,4-二氫-4-氧喹啉-3-甲酰胺（該化合物的通用名為ivacaftor）的具體的藥物組合物，并記載了該化合物是CFTR調(diào)節(jié)劑。因此，我們認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接并毫無疑義地從專利申請(qǐng)US 7,553,855中獲知“ivacaftor”作為CFTR活性調(diào)節(jié)劑，可以與本發(fā)明中的化合物聯(lián)合施用，這一技術(shù)特征并未超出原說明書所記載的范圍，符合專利法第33條的規(guī)定。

而另外一個(gè)化合物的情況，就和“ivacaftor”有很大區(qū)別。經(jīng)過仔細(xì)查找，并沒有發(fā)現(xiàn)直接披露這一具體化合物的文獻(xiàn)，因此，我們建議申請(qǐng)人只保留“ivacaftor”，申請(qǐng)人采納了我們的建議，經(jīng)過答復(fù)，該申請(qǐng)已經(jīng)被授權(quán)。

可見，專利法第33條的規(guī)定，是指修改不能超出說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，其中，記載的范圍并非只限于有文字明確記載的范圍，還包括能從說明書中“直接地”、“毫無疑義地”確定的范圍。“毫無疑義地”判斷前提是基于申請(qǐng)人“直接地”表達(dá)的技術(shù)信息，而非脫離這樣技術(shù)信息的字面含義的推導(dǎo)。