在專利權(quán)權(quán)屬糾紛中如何對“職務(wù)發(fā)明”界定
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2016-04-14 10:46:39
——評青海威德生物技術(shù)有限公司訴北京威德生物科技有限公司、殷洪、張翔專利權(quán)權(quán)屬糾紛案
【案號】
（2012）一中民初字第4634號
（2012）高民終字第3731號
【裁判要旨】
雖然我國專利法目前采用“二分法”對職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明進行界定，但在專利權(quán)權(quán)屬糾紛中關(guān)于“職務(wù)發(fā)明”的界定仍然存在諸多爭議。根據(jù)專利法及其實施細則的規(guī)定，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)訴爭專利構(gòu)成“職務(wù)發(fā)明”的舉證責(zé)任，若無法證明其主張事實，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)舉證不能的法律后果。
【案情介紹】
2003年5月30日，北京威德生物科技有限公司（簡稱北京威德公司）向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請名稱為“菊粉飲料組合物”的發(fā)明專利（簡稱訴爭專利），專利號為ZL03138039.5，授權(quán)公告日為2005年10月5日，發(fā)明人為殷洪、張翔。
北京威德公司于1997年11月3日成立，青海威德生物技術(shù)有限公司（簡稱青海威德公司）于2002年10月30日成立。自青海威德公司成立以來至2011年6月，殷洪任該公司的董事長兼總工程師、北京威德公司的董事長；張翔任青海威德公司的總經(jīng)理、北京威德公司的副總經(jīng)理。
原告青海威德公司認為自其公司成立以來，殷洪一直擔(dān)任董事長兼總工程師的職務(wù)，張翔一直擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，二人一直在青海威德公司領(lǐng)取報酬，并報銷費用。在訴爭專利申請日前，青海威德公司專門對“紅菊芋膳食纖維飲料”進行營銷策劃。訴爭專利是殷洪、張翔利用青海威德公司的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的本職工作而產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)屬青海威德公司所有。綜上，其訴至法院請求確認訴爭專利為殷洪、張翔在青海威德公司任職期間的職務(wù)發(fā)明。
被告北京威德公司及第三人殷洪、張翔均不同意青海威德公司的訴訟請求。
青海威德公司在一審訴訟期間提交了工資記錄、“紅菊芋膳食纖維飲料”市場營銷戰(zhàn)略策劃書、關(guān)于青海威德生物技術(shù)有限公司成立飲料銷售部及其相關(guān)銷售政策的規(guī)定、“仙纖”牌和“纖之力”牌菊粉飲料實物、包裝盒和宣傳彩頁。北京威德公司提交了工資發(fā)放表、委托加工“紅菊芋膳食纖維飲料”飲料罐的合同及發(fā)票、“紅菊芋膳食纖維飲料”檢測報告、“紅菊芋膳食纖維飲料”企業(yè)標準、原材料費用票據(jù)、在先關(guān)于訴訟時效的生效判決。
一審法院經(jīng)審理認為，在訴爭專利申請和授權(quán)時，殷洪、張翔雖然在青海威德公司分別擔(dān)任董事長兼總工程師、總經(jīng)理，但是青海威德公司并未提交證據(jù)證明殷洪、張翔擔(dān)任職務(wù)的職責(zé)范圍，也未提供證據(jù)證明其曾要求殷洪、張翔完成與訴爭專利相關(guān)的任務(wù)。至于殷洪、張翔在青海威德公司領(lǐng)取的工資，既有可能與訴爭專利有關(guān)，也有可能僅僅只是其在青海威德公司履行管理職責(zé)領(lǐng)取的報酬，且殷洪、張翔同時在北京威德公司擔(dān)任職務(wù)并領(lǐng)取工資。在無其他證據(jù)佐證的情況下，僅憑工資發(fā)放記錄，不足以證明訴爭專利系執(zhí)行青海威德公司的任務(wù)或主要是利用青海威德公司的物質(zhì)技術(shù)條件完成。綜上，一審判決駁回青海威德公司全部訴訟請求。
青海威德公司不服，提起上訴，并在二審期間補充提交了由江蘇省南京市鐘山公證處于2012年6月25日出具的（2012）寧鐘證經(jīng)內(nèi)字第2205號《公證書》，證明纖之力網(wǎng)頁上載明了青海威德公司系訴爭專利的專利權(quán)人。
二審法院經(jīng)審理，判決駁回上訴，維持原判。
【法官評析】
我國專利法第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利權(quán)的權(quán)利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權(quán)人。非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計人；申請被批準后，該發(fā)明人或者設(shè)計人為專利權(quán)人。利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。基于上述規(guī)定，關(guān)于職務(wù)發(fā)明的認定條件應(yīng)當(dāng)滿足發(fā)明人與單位具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，為執(zhí)行單位任務(wù)或主要利用單位物質(zhì)條件所完成發(fā)明創(chuàng)造，如果單位不能證明訴爭的發(fā)明創(chuàng)造滿足前述條件，則單位將承擔(dān)舉證不能的法律后果，其亦無法獲得訴爭專利的相關(guān)權(quán)利。誠然，由于專利權(quán)本質(zhì)上具有私權(quán)屬性，法律上預(yù)留了權(quán)利人可以通過契約形式自行處分的情形，這也賦予了專利權(quán)更多的發(fā)展空間。在上述案件并無相應(yīng)約定的情形下，其焦點問題就在于殷洪、張翔發(fā)明的訴爭專利是否屬于其在青海威德公司期間的職務(wù)發(fā)明，訴爭專利所有權(quán)是否應(yīng)當(dāng)歸屬于青海威德公司。
我國現(xiàn)行《專利法實施細則》第12條規(guī)定：“專利法第六條所稱執(zhí)行單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：（一）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等”。這也是對我國專利法第六條所規(guī)定職務(wù)發(fā)明各項因素更加細化的規(guī)定，使之在司法實踐中更具有操作性，因此上述案件中對職務(wù)發(fā)明的認定應(yīng)嚴格遵循相關(guān)條件：
一、關(guān)于訴爭專利是否為殷洪、張翔在青海威德公司本職工作中所完成
雖然殷洪、張翔在青海威德公司擔(dān)任董事長兼總工程師、總經(jīng)理職務(wù)，并且董事長、總經(jīng)理均承擔(dān)公司日常事務(wù)的管理等職責(zé)，但是由于殷洪、張翔同時亦擔(dān)任北京威德公司的董事長、副總經(jīng)理，故其在履行具體職責(zé)時系為何公司的職務(wù)行為無法進行確認，而且由于青海威德公司與北京威德公司存在特定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，在無法確定具體事實的情況下，青海威德公司承擔(dān)其所主張事實的舉證責(zé)任，在其并未出示殷洪、張翔的任職規(guī)定或職責(zé)范圍等證據(jù)，且無法通過其他證據(jù)對具體職責(zé)加以證明的情況下，應(yīng)由其承擔(dān)相應(yīng)的舉證不能的法律后果。
二、關(guān)于訴爭專利是否為其履行青海威德公司所交付的工作任務(wù)
雖然殷洪、張翔在青海威德公司領(lǐng)取工資，但其同時在北京威德公司擔(dān)任職務(wù)并領(lǐng)取工資，并且青海威德公司亦未提交證據(jù)證明其曾要求殷洪、張翔進行訴爭專利的研發(fā)，且殷洪、張翔對此亦不予以認可，故在無其他證據(jù)佐證的情況下，僅憑工資發(fā)放記錄，不足以證明訴爭專利系執(zhí)行青海威德公司的任務(wù)。
三、關(guān)于訴爭專利是否為利用青海威德公司的物質(zhì)條件所完成
青海威德公司并未出示其公司進行研發(fā)訴爭專利的相關(guān)過程及實驗資料，僅憑其提交的“紅菊芋膳食纖維飲料”市場營銷戰(zhàn)略策劃書、關(guān)于青海威德生物技術(shù)有限公司成立飲料銷售部及其相關(guān)銷售政策的規(guī)定、“仙纖”牌和“纖之力”牌菊粉飲料實物、包裝盒和宣傳彩頁并不能夠證明青海威德公司為訴爭專利研發(fā)提供了物質(zhì)條件，故其此部分主張亦不能成立。
基于上述的分析，由于青海威德公司不能舉證證明其關(guān)于“職務(wù)發(fā)明”的訴訟主張，因此其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)舉證不能的法律后果，一、二審法院均未支持青海威德公司的訴訟主張是正確的。（作者：陶鈞，北京市高級人民法院）
