案號：

　?。?015）西中民四初字第00484號

　　【裁判要旨】

　　商標使用許可合同未經備案不得對抗善意第三人是針對不同被許可人之間的關系，屬于商標許可使用意義上的對抗而非商標侵權意義上的對抗，未經備案并不影響簽約方進行商標維權；被控侵權人是否享有在先權利應以其主張取得權利之時的主客觀狀況進行認定；善意共存是基于對不同合法權利及其不同主體各自分別延續下來的并行現狀，在符合一定條件下權利狀態的確認；認定善意共存應考慮主觀上無侵權故意、客觀上有合法基礎；侵權行為的性質不因侵權人長期持續實際使用而合法化，否則將有悖在先權利和善意共存等合理使用制度的立法本意和制度價值；權利人請求判令被控侵權人立即停止使用被控侵權字號并變更其企業名稱屬于請求上競合，判令停止使用被控侵權字號即可實現上述訴訟請求，法院不宜重復判決。

　　【案情介紹】

　　匯豐銀行于1980年10月14日起先后獲準在北京、上海等地設立常駐代表機構及分行。1989年10月6日匯豐銀行在香港注冊成為有限公司并變更為現名。1994年10月28日、1997年2月28日匯豐銀行分別獲得第770554號“滙豐”、第955523號“匯豐”注冊商標，核定服務項目為“貨幣兌換、金融服務等”及“商業管理咨詢、調查研究、市場研究分析等”。2007年10月28日匯豐銀行獲得第4175645號“匯豐”注冊商標，核定服務項目為“通過電腦系統提供金融交易服務、管理咨詢等”。2015年8月28日匯豐銀行普通許可匯豐中國銀行使用以匯豐銀行作為注冊商標專用權人的注冊商標。2007年3月29日匯豐銀行獨資設立匯豐中國銀行后，匯豐銀行的原各地分支機構注銷，由匯豐中國銀行在北京、西安等地設立了分支機構，截至2008年底，其在國內共設立79個網點。匯豐銀行授權匯豐中國銀行，使用“滙豐”和“匯豐”商號，并在其經營場所、宣傳手冊及電視、報紙等宣傳廣告上對“匯豐”“HSBC”等商標進行了持續不斷的使用和在多家報刊進行宣傳報道。

　　2004年9月13日，以資產管理為主要業務的金融企業陜西匯豐公司成立，經營范圍是企業改制策劃、投資咨詢、資產管理，其前身為西安市碑林區匯訊理財工作室。陜西匯豐公司有“匯豐外匯網”“不良資產網”兩個網站，設有“匯豐業務介紹”“匯豐資產管理業務”等欄目。匯豐銀行、匯豐中國銀行認為陜西匯豐公司使用“匯豐”“滙豐”商標及將“匯豐”作為公司字號，侵犯其商標權并構成不正當競爭，訴至法院，請求判令陜西匯豐公司：停止侵權行為；停止使用“匯豐”字號并變更其企業名稱，變更后的企業名稱不得包含“匯豐”字樣；賠償損失50萬元。

　　西安中院審理判決：陜西匯豐公司立即停止侵犯匯豐銀行、匯豐中國銀行涉案第955523號“匯豐”、第770554號“滙豐”注冊商標專用權的行為；立即停止使用“匯豐”作為企業名稱中的字號；賠償匯豐銀行匯豐中國銀行損失（包含合理費用）10萬元。

　　【法官評析】

　　一、商標使用許可合同未經備案不影響簽約雙方的商標維權

　　商標普通使用許可合同是指注冊商標的權利人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標或再許可他人使用其注冊商標。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條規定：商標使用許可合同未經備案的，不影響該許可合同的效力，但當事人另有約定的除外。商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人。由此規定可以解讀未經備案的商標使用合同只要不違反法律、行政法規規定及當事人另有約定外，則其效力應該予以認定；該規定中的善意第三人是指該商標使用許可合同當事人以外的與商標專用權人就該商標進行交易的沒有過錯的當事人。“不得對抗善意第三人”是指不得對抗與許可方再次簽訂商標使用許可合同的其他被許可方，調整的是不同被許可人之間的相互關系，而非針對未經備案的商標使用許可合同的簽約方與不特定的被控侵權行為人之間的關系；換言之，該規定特指商標許可使用意義上的“對抗”而非商標侵權意義上的對抗，未經備案并不影響簽約雙方進行商標維權的權益。具體到該案中，匯豐銀行與匯豐中國銀行作為普通使用許可合同的許可人與被許可人，共同對陜西匯豐公司的侵權行為提起民事訴訟，說明匯豐中國銀行作為普通使用許可合同的被許可人已經得到商標注冊人匯豐銀行明確授權，加之匯豐銀行與匯豐中國銀行系關聯公司，匯豐中國銀行在業務承繼中享有了基于匯豐銀行的長期歷史發展沿革和在中國大陸金融服務領域的商譽、“匯豐”商標和“滙豐”商標知名度所形成的競爭優勢，故匯豐銀行、匯豐中國銀行與該案有直接的利害關系；匯豐銀行、匯豐中國銀行認為陜西匯豐公司使用其注冊商標及企業字號，并以此法律事實產生的侵犯商標權及不正當競爭民事法律關系為由，將陜西匯豐公司作為該案被告提起民事訴訟，符合我國民事訴訟法第一百一十九條及最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規定，訴訟主體適格。

　　二、商標共存的法律屬性及其條件

　　商標共存是指兩個或者兩個以上相同或者近似的商標在相同或者類似商品上使用，但是由于特定的歷史原因，使得兩者均能被不同主體共同和平共存使用。一般而言，不同主體的知識產權或者商業標識權利的共存應指善意共存，而善意共存不等于事實上的共存，法律認定的共存應為基于對不同合法權利及其不同主體各自分別延續下來的并行現狀，在符合一定條件下的權利狀態的確認，而非對于事實上并行共存的使用行為進行確認或者賦權。認定共存應當考慮的因素主要有：一是不同的使用者主觀上無侵權故意；二是使用者客觀上對使用的商標有合法基礎；三是不同的使用者應是持續原狀使用；四是不同的使用者應在原有范圍內使用。相反，對于被控使用者惡意或者侵權性質的使用行為，權利人任何時候發現或者提出權利主張，均應認定構成侵權。換言之，侵權行為的性質并不因侵權人長期使用而改變，不能因侵權人實際使用而合法化，進而使侵權人取得與權利人的商標、商號共存的權利，否則將有悖在先權利和善意共存等合理使用制度的立法本意和制度價值。

　　具體到該案中，陜西匯豐公司登記成立時，匯豐銀行及其“匯豐”商號在銀行、金融服務領域已享有較高的知名度。在此情形下，陜西匯豐公司使用“匯豐”作為企業字號，將“匯豐”作為網站名稱或者標題單獨突出使用，起到了強調并指示服務來源的作用，會使相關公眾對市場主體或服務的來源產生混淆，誤認為陜西匯豐公司及其涉案網站和其所從事的業務與匯豐銀行、匯豐中國銀行開展的業務有特定聯系，陜西匯豐公司在登記企業名稱時未盡到合理避讓義務，主觀上具有搭便車的故意，客觀上利用了匯豐銀行、匯豐中國銀行“匯豐”商號的知名度、商譽及因此形成的市場競爭優勢，違背了誠實信用的原則。因此，匯豐銀行、匯豐中國銀行與陜西匯豐公司“匯豐”字號共存的基礎并不存在。

　　三、侵犯企業名稱權判決主文應表述為停止使用還是變更企業字號

　　最高人民法院《關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第四條規定：被訴企業名稱侵犯注冊商標專用權或者構成不正當競爭的，人民法院可以根據原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔停止使用、規范使用等民事責任。最高人民法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第十條規定：因使用企業名稱而構成侵犯商標權的，可以根據案件具體情況判令停止使用，或者對該企業名稱的使用方式、使用范圍作出限制。因企業名稱不正當使用他人具有較高知名度的注冊商標，不論是否突出使用均難以避免產生市場混淆的，應當根據當事人的請求判決停止使用或者變更該企業名稱。由此規定說明，侵犯企業名稱權民事責任的承擔方式有停止使用或者變更該企業名稱、規范使用。

　　司法實踐中，法院對構成侵犯企業名稱權的，裁判文書的表述通常有4種情況：一是停止使用；二是變更企業名稱；三是停止使用，并變更企業名稱；四是規范使用企業名稱。對于單獨表述為停止使用、變更企業名稱、規范使用企業名稱均無爭議，但若判決被控侵權人停止使用，并變更企業名稱，則值得推敲。首先，如前司法解釋規定，侵犯企業名稱權民事責任的承擔方式有停止使用或者變更該企業名稱，兩者之間是選擇關系，而非并列關系；其次，停止使用后引發的結果可能是變更企業字號，也可能是其他方式，變更企業名稱則意味著停止使用侵權字號，因此若同時判決被控侵權人停止使用，并變更該企業名稱，在語法上則可能存在重復的內容。

　　具體到該案中，匯豐銀行、匯豐中國銀行請求陜西匯豐公司立即停止使用“匯豐”字號并變更其企業名稱，變更后的企業名稱不得包含“匯豐”字樣。法院考慮到匯豐銀行、匯豐中國銀行的訴訟請求“判令立即停止使用‘匯豐’字號并變更其企業名稱，變更后的企業名稱不得包含‘匯豐’字樣”在具體請求上有所重復，故判令陜西匯豐公司停止使用“匯豐”作為企業名稱中的字號即可實現上述訴訟請求。（姚建軍 作者單位：西安市中級人民法院）