OEM（Original Equipment Manufacturer），譯為“貼牌生產(chǎn)”或“定牌加工”，指國外企業(yè)（委托方）僅在其本國享有合法的注冊商標專用權(quán)（未在中國進行該商標的注冊），而委托國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)（受托方）使用其商標制造商品，并由委托方在其本國銷售的經(jīng)營模式。在此種模式下，相關(guān)定牌加工行為是否侵犯在中國擁有相同、近似商標注冊商標專用權(quán)人的商標侵權(quán)，一直存在較大爭議。本文雖然發(fā)表于新《商標法》頒布實施之前，但對當(dāng)前的侵權(quán)認定仍有一定參考性。

　　一、案情簡介

　　2011年，原告香港A公司向廈門市中級人民法院提起訴訟，訴稱被告二廈門C公司向廈門海關(guān)申報出口的一批罐頭產(chǎn)品上標示有ISKA標識，海關(guān)認定該批罐頭侵犯了原告的商標專用權(quán)，做出沒收并給以行政處罰的處理。另據(jù)原告調(diào)查，該批產(chǎn)品是被告一德國B公司委托被告二廈門C公司定牌加工生產(chǎn)的。據(jù)此，原告認為被告一、被告二共同侵犯了原告的商標專用權(quán)，訴至廈門市中級人民法院，要求兩被告立即停止侵權(quán)、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品、賠償損失。

　　經(jīng)過法庭調(diào)查，法院查明涉案ISKA商標在中國大陸最早是由廣西D公司于2001年申請，2002年獲得注冊，2008年廣西D公司又將涉案商標轉(zhuǎn)讓給香港A公司。并且，廣西D公司的法定代表人與原告香港A公司的法定代表人蘇某系親生父子關(guān)系。法院進一步查明，德國B公司早在原告商標申請之前就已經(jīng)在希臘、俄羅斯、歐盟等國家注冊、使用涉案商標，但未在中國大陸申請登記注冊。德國B公司從1997年開始長期委托中國大陸企業(yè)為其貼牌加工產(chǎn)品。并且，自1998年至2006年期間，原告的法定代表人（公司的唯一股東）蘇某曾先后以包括廣西D公司在內(nèi)的多家廠商的名義與被告德國B公司簽署合同，為德國B公司貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品（貼牌的商標均為涉案商標）。

　　2011年12月，法院作出一審判決，認為蘇某通過其父親開辦的廣西D公司注冊涉案商標的行為無疑是商標搶注行為，但是否應(yīng)當(dāng)撤銷，應(yīng)通過商標行政程序解決。但法院又特別指出，誠實信用是商業(yè)活動應(yīng)遵循的基本原則，任何違反誠信的行為均不應(yīng)受到法律保護。據(jù)此，法院作出駁回原告香港A公司全部訴請的判決。一審判決后，原告上訴至福建省高級人民法院，認為一審法院援引《商標法》第31條作為法律依據(jù)駁回原告訴請屬于適用法律錯誤，法院無權(quán)適用該條款；法院引用誠實信用原則是搞道德審判。2012年6月，福建省高級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。

　　二、各地法院對OEM中使用商標的行為是否屬于商標侵權(quán)存在不同的認識

　　OEM俗稱貼牌加工，是指在來料加工、來樣加工和來件加工業(yè)務(wù)中，由境外委托方提供商標，境內(nèi)受托方將其提供的商標印在所加工的產(chǎn)品上，并將加工后的產(chǎn)品全部返還給境外委托方，境內(nèi)受托方不負責(zé)對外銷售，僅收取加工勞務(wù)費的一種生產(chǎn)組織方式。

　　近年來，在OEM過程中出現(xiàn)了很多商標侵權(quán)訴訟案件，其根源是因為OEM過程中加工方使用的商標在國內(nèi)和國外具有兩個不同的權(quán)利人，國外的權(quán)利人委托國內(nèi)加工方生產(chǎn)后，在海關(guān)申報出口時，被國內(nèi)的權(quán)利人發(fā)現(xiàn)或海關(guān)直接查扣。國內(nèi)的權(quán)利人隨即指控該產(chǎn)品侵犯了其在中國境內(nèi)的注冊商標專用權(quán)。而對此類在OEM過程中使用商標的行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，各地法院存在不同、乃至完全相反的觀點。

　　（一）支持OEM構(gòu)成商標侵權(quán)

　　一些法院認為，只要使用了與權(quán)利人在中國注冊的商標相同或相近視的商標，即使其委托人在國外擁有商標權(quán)，產(chǎn)品也全部出口，也構(gòu)成侵權(quán)。其理由是商標具有地域性，委托人僅在國外登記注冊未在中國注冊，在中國不享有商標權(quán)利。根據(jù)我國《商標法》第52條的規(guī)定，未經(jīng)商標權(quán)利人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為屬于典型的侵權(quán)行為。比較典型的案例如2005年浙江省高級人民法院判決的瑞寶公司“RBoI”商標糾紛案等。

　　此類案件中，被告通常會抗辯其產(chǎn)品全部出口，不在國內(nèi)銷售，國內(nèi)的消費者不會產(chǎn)生混淆，沒有損害權(quán)利人在中國的利益，不構(gòu)成侵權(quán)。而法院則是按照現(xiàn)行《商標法》的規(guī)定進行認定，并沒有將國內(nèi)消費者是否產(chǎn)生混淆作為侵權(quán)構(gòu)成的要素進行考量。

　　（二）否定OEM構(gòu)成商標侵權(quán)

　　一些法院認為，商標的基本功能是使消費者區(qū)分商品或服務(wù)的來源，所以消費者是否可能產(chǎn)生混淆是認定商標侵權(quán)的基本前提。OEM產(chǎn)品不在中國國內(nèi)銷售，不會引起中國消費者的混淆，所以不構(gòu)成侵權(quán)。比較典型的是上海申達音響電子案，該案的一審及二審法院均認為：“商標的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別功能，侵犯商標權(quán)其實質(zhì)是對商標的識別功能的破壞，使得一般消費者對產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆、誤認。”據(jù)此認為涉案商品全部出口到國外，只在中國境內(nèi)具有商品來源的識別意義，并不在中國境內(nèi)發(fā)揮識別商品來源的功能，從而認定不構(gòu)成侵權(quán)。

　　2009年1月，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭在蘇州召開“知識產(chǎn)權(quán)審判如何應(yīng)對金融危機對實體的沖擊暨服務(wù)外包法律論壇”，據(jù)會后形成的會議紀要記載，各方對此問題的觀點看法不一，甚至相互矛盾。工商和海關(guān)的觀點較為一致，均認為構(gòu)成侵權(quán)。北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭的意見是認為商標侵權(quán)應(yīng)該以混淆或造成混淆的可能性為條件，OEM中不會構(gòu)成混淆，不侵權(quán)。浙江省高級人民法院卻認為如果使用的商標相同就構(gòu)成侵權(quán)，如果不相同，對是否近似要從嚴把控。福建省高級人民法院則認為應(yīng)從嚴把控，如有合理抗辯理由，則不認定為侵權(quán)。即使認定侵權(quán)，未造成損失的，應(yīng)僅判決停止侵權(quán)和支付合理費用。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭對此爭議未做明確的表態(tài)。

　　三、最高人民法院的態(tài)度

　　最高人民法院對此類案件是否構(gòu)成侵權(quán)一直未予明確表態(tài)。2009年4月，最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)若干問題的意見》指出：“……妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。”

　　這是截至目前為止，最高人民法院首次在對外正式發(fā)布的文件中涉及到OEM中的商標侵權(quán)問題，但實際上對是否構(gòu)成侵權(quán)還是沒有明確表態(tài)。2012年，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭庭長孔祥俊發(fā)表了《論我國商標司法的八個關(guān)系》一文，在文章中對該表態(tài)的背景又做了進一步的解釋：“該意見實際上又是未作表態(tài)的表態(tài)，即還是有態(tài)度的，尤其是允許對此類行為的定性和處理進行進一步研究探索。而且，只說到構(gòu)成侵權(quán)的處理問題，言外之意還可能有不構(gòu)成侵權(quán)的情形。”該文章直接透露出最高人民法院對此類案件的謹慎態(tài)度：“在法律規(guī)定不清晰或者有兩種以上的解釋而需要逐漸廓清其內(nèi)涵時，或者法律滯后于社會發(fā)展的需要時，或者干脆出現(xiàn)法律空白時，法院的裁判就有很強的實驗性、嘗試性或者試錯性，需要探索和創(chuàng)造。在這種情況下，同類案件不同判決（同案不同判）的情形在所難免，即必然出現(xiàn)法律適用的差異性。尤其是對于達不成共識的爭議較大的問題，我們常常是慎重表態(tài)，但不排除先在個案裁判中嘗試和試驗，待條件成熟時再統(tǒng)一標準。‘定牌加工’中商標使用行為的定性就是著例。”

　　由此可見，最高人民法院認為兩種觀點都有道理，還未能達成共識，或者認為當(dāng)前的探討還不夠深入，所以遲遲不予正式表態(tài)，把權(quán)限交給各地法院自行處理，這就直接導(dǎo)致了同案不同判的現(xiàn)狀。

　　值得注意的是，2012年最高人民法院在一份關(guān)于株式會社良品計畫與商評委的再審決定中，首次明確表態(tài)：“認為商標的基本功能在于商標的識別性，即區(qū)別不同商品或服務(wù)的來源，因此商標只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能。二審法院認為良品計畫委托我國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工第24類商品供出口，且宣傳、報道等均是在我國大陸境外，不屬于《商標法》第31條規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標’符合《商標法》的立法原意。”這被認為是直接否定了定牌加工中的商標使用行為在中國境內(nèi)的法律意義。該判決一出，許多律師同仁及一些專家紛紛撰文，認為最高人民法院對OEM中的商標使用行為給出了定性，OEM中的的商標使用不是《商標法》意義上的商標使用，不會構(gòu)成侵權(quán)。

　　但筆者認為，僅憑此一份行政判決還不能簡單的推論到侵權(quán)案件中。該案件是商標行政案件而非侵權(quán)案件，所爭議的法律條款是《商標法》第31條而非第52條。最高人民法院認為貼牌加工行為中的商標使用不符合《商標法》第31條本義中的商標使用行為，并不必然否定其不屬于《商標法》第52條中的商標使用行為。

　　事實上，孔祥俊法官在《論我國商標司法的八個關(guān)系》中也已經(jīng)提到了“良品計畫”案，但在隨后的論述中也明確表示最高人民法院在“定牌加工”中的商標使用行為的定性還沒有達成共識，允許各地法院作進一步的探討。這進一步表明，“良品計畫”案中所指出的貼牌加工行為中的商標使用不屬于《商標法》意義上的使用的定性，在目前應(yīng)僅限于《商標法》第31條，還不能直接類推到《商標法》第52條，即侵權(quán)案件中的認定。最高人民法院對此類侵權(quán)案件中的商標使用行為的定性還是沒有明確表態(tài)。

　　四、建議

　　從孔祥俊法官的文章中可以看出最高人民法院的態(tài)度很明確，對OEM中的商標使用是否構(gòu)成侵權(quán)不予表態(tài)，待各地法院作進一步探討，達成共識后再做規(guī)定。筆者認為這種態(tài)度不是很妥當(dāng)，最高人民法院作為司法機構(gòu)而非立法機構(gòu)，對司法實踐中的爭議不應(yīng)回避，也無法回避，應(yīng)當(dāng)早日給予明確的意見。同案不同判造成的危害，比做出一個未來可能被修改的司法解釋帶來的危害更大，損害了法律的嚴肅性和司法的權(quán)威。事實上，最高人民法院對很多司法爭議焦點的觀點也都有過不斷修改調(diào)整，甚至直接推翻先前觀點的先例。

　　筆者認為，OEM中的商標使用行為在一般情況下應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)，但同時法院在個案中也應(yīng)給予使用方足夠的抗辯空間。

　　（一）通常情況下，OEM中未經(jīng)國內(nèi)權(quán)利人的許可使用商標，構(gòu)成商標侵權(quán)

　　1、OEM中的商標使用是符合《商標法》意義上的使用

　　《商標法實施細則》第3條規(guī)定：“商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。”可見，法律已經(jīng)對商標使用行為作了非常明確的定義，而貼牌加工行為毫無疑問應(yīng)屬于一種商業(yè)活動中，即使不構(gòu)成銷售，至少也構(gòu)成生產(chǎn)行為，而無論是生產(chǎn)還是銷售，均屬于商業(yè)活動。因此，貼牌加工過程中使用商標的性質(zhì)應(yīng)屬《商標法》意義上的商標使用行為。

　　2、OEM中的商標使用行為也可能在相關(guān)公眾中產(chǎn)生混淆

　　在OEM過程中，產(chǎn)品全部出口，在國內(nèi)不進行銷售，國內(nèi)的消費者確實不可能產(chǎn)生混淆。但筆者認為，混淆的主體不應(yīng)僅限于最終消費者而應(yīng)泛指相關(guān)公眾。相關(guān)公眾的范圍并不局限于最終的消費者，也應(yīng)包括產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者。在OEM過程中，生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)的從業(yè)者也存在對商標產(chǎn)生混淆的可能性，從而損害商標的識別功能，對商標權(quán)利人造成損害。

　　《商標法》第52條明確規(guī)定了“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”，屬侵犯注冊商標專用權(quán)。從法條本義上看，商標侵權(quán)的構(gòu)成并不以混淆作為前置條件。只要是未經(jīng)商標權(quán)利人的許可，使用其商標就構(gòu)成侵權(quán)。筆者認為，某些法院或?qū)＜覍⑾M者產(chǎn)生混淆作為構(gòu)成侵權(quán)的前提條件，屬于對法條的擴張解釋，并沒有明確的法律依據(jù)。

　　（二）如果使用方有合理的理由，應(yīng)認定不侵權(quán)

　　通常情況下，行為人在OEM過程中只要未經(jīng)權(quán)利人許可使用其注冊商標就構(gòu)成侵權(quán)，而無需考慮是否會引起消費者的混淆。但這并非意味著所有的情形均構(gòu)成侵權(quán)，如果行為人有合理的抗辯理由，則仍可以認定為不侵權(quán)。正如本文一開始所介紹的案例，如果在案件中發(fā)現(xiàn)權(quán)利人（原告）明顯違反其他法律規(guī)定的，比如該案件中所提到的明顯的惡意搶注行為，被告使用在先，也可以作為不侵權(quán)的抗辯理由。

　　筆者認為，盡管學(xué)者對《商標法》的功能和目的有“排他性權(quán)利”之說、“防止混淆、保護消費者權(quán)益”之說、“保護商譽”之說等各類觀點，但無論任何一個觀點，都不應(yīng)忽視一個基本邏輯，即權(quán)利的取得應(yīng)當(dāng)是合法正當(dāng)?shù)摹?strong style="color: rgb(24, 90, 164);">法院在審理涉及OEM侵權(quán)案件中，至少應(yīng)考慮采信如下抗辯理由：

　　1、如果原告的商標系以不正當(dāng)手段所得，則應(yīng)認定不構(gòu)成侵權(quán)

　　這是源于“如果實質(zhì)內(nèi)容失去正當(dāng)性，個人不能通過形式獲利”的原則，即“一方不得以犧牲別人的利益為代價獲得不正當(dāng)?shù)睦?rdquo;。從實質(zhì)上說，凡稱其為權(quán)利的，必然是合法產(chǎn)生的，非法獲取的利益只能是一種事實，不能成為法律上的權(quán)利。在此類案件中，盡管按照當(dāng)前的司法行政體系，法院不便于直接否定權(quán)利人對商標的所有權(quán)，給予撤銷，但可以根據(jù)現(xiàn)行法律的其他條款和原則，在個案中對其進行合理的限制。被告據(jù)此進行的抗辯，應(yīng)當(dāng)予以采信，從而阻止、減少惡意搶注行為的發(fā)生。

　　2、如果原告的商標與被告在先的合法權(quán)利構(gòu)成沖突，被告以在先權(quán)利進行抗辯，也不應(yīng)認定構(gòu)成侵權(quán)

　　在現(xiàn)實案例中，可能出現(xiàn)原告的商標權(quán)與被告在先的外觀設(shè)計、版權(quán)、字號、包裝裝潢等其他權(quán)利構(gòu)成沖突的案例。筆者認為，對此類案件應(yīng)該按照最高人民法院的司法解釋進行處理，即“要正確理解和適用《商標法》第31條關(guān)于‘申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利’的概括性規(guī)定。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利時，對于《商標法》已有特別規(guī)定的在先權(quán)利，應(yīng)按照《商標法》的特別規(guī)定予以保護；《商標法》雖無特別規(guī)定的，但根據(jù)《民法通則》和其他法律的規(guī)定屬于應(yīng)予保護的合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護。”針對此類案件，被告以合法使用在先權(quán)利進行抗辯的，法院應(yīng)予以采信。至于涉案商標因為與被告在先權(quán)利構(gòu)成沖突，是否應(yīng)予以撤銷，則應(yīng)通過其他訴訟程序或行政程序予以處理，但在侵權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)認定侵權(quán)不成立。

　　綜上，筆者認為在《商標法》未對商標侵權(quán)的構(gòu)成要件做明確修改的前提下，OEM過程中未經(jīng)國內(nèi)權(quán)利人許可使用商標的行為通常都構(gòu)成商標侵權(quán)，但使用方也可以利用其他法律條款、原則和司法解釋進行合理抗辯。這樣既維護了法律的嚴肅性，又避免了簡單適用法條所可能帶來損害真正權(quán)利人利益的弊端，阻止商標惡意搶注的泛濫。